安理观法丨中国商标现状及企业应对策略
根据中国国家知识产权局公布的数据，2015年至2021年，中国商标年申请量分别为288万、369万、575万、737万、798万、912万、919万件，不仅每年均在增长，且这7年间年申请量增长至3倍。如果对这组数据还没有什么感受的话，再来看一下美国和日本的商标年申请量，2019年美国的商标年申请量为47万，2020年为64万件[1]，而日本2019年的商标年申请量为19万件，2020年则略微下降为18万件[2]。将上述中国与美国及日本的年申请量进行对比，可以非常直观地看出，中国的商标年申请量是非常巨大的。
中国如此庞大的申请量，是否意味着商标的实际使用需求量也这么大呢？实际情况是：一部分商标确实是市场主体基于新产品的开发及原有产品的升级等实际使用目的而申请，比如，本田汽车的主品牌是HONDA、本田和H，下面子品牌还有Odessy、Fit、Civic、acura、ACCORD等等，这对经济是利好的。一部分商标是市场主体为防止他人抢注而申请，一般称之为防御性商标，有些大公司，甚至可能会在全类别上申请注册防御性商标，从而导致公司本身商标申请量比较大，对于这种防御性商标，目前是被容许的。
还有一部分商标是申请人为了抢注或转让获利而申请，一般称为“抢注性商标”和“囤积性商标”，抢注性商标可能会导致商品和服务来源的混淆，从而损害消费者的合法利益，同时，也会损害在先商标权人的合法利益，而囤积性商标的大量申请注册则会侵占商标公共资源，商标的构成要素中的文字、字母、颜色、图形等资源均是有限的，囤积性商标导致具有真实使用目的的市场主体申请注册商标会变得困难，反映在现实中，最直接的感受应该就是近年来商标驳回量的增多，2015年至2020年，商标的驳回数量从50多万件上升到了350多万件（根据当年的商标申请量减去当年注册量计算），驳回复审行政诉讼的一审判决数量也从2015年的3000多件上升到2020年的12000多件，严重浪费了行政及司法资源。
我们知道，商标的价值产生于对商标进行使用后所带来的商品及服务来源的识别功能，进而发展到质量保障功能、商誉承载功能以及消费者身份彰显功能，也就是说商标的价值肯定是要通过商标权人对商标进行使用而产生。为了使商标的申请注册回归于使用目的这一本质，《商标法》设定了相应的条款，比如，《商标法》第四条中对不以使用为目的的囤积商标行为进行了规制，第四十九条中则对无正当理由连续三年不使用的注册商标，明确规定任何人都可以申请撤销。至于虽有真实使用目的但属于抢注他人在先商标的行为，根据不同情形可以分别适用《商标法》第十三条中的驰名商标条款、第三十条及第三十一条中的相同近似条款、第三十二条及第四十四条中的不正当抢注条款等。此外，中国知识产权局也多次发文表态要严厉打击抢注及囤积性行为，2022年3月29日又发布了《关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》，体现了国家知识产权局打击恶意注册行为的决心。
在上述背景下，作为企业和代理人来说，商标申请被驳回后如何应对？如何挖掘并利用对方当事人的恶意从而有效进行商标维权或防御呢?
一
在申请注册商标时，如果企业自身具有检索能力，可以事先针对拟申请商标进行相同或近似商标的检索，如果自身不具备检索能力，可以委托律所或商标代理公司(以下统称为“代理机构”)进行检索，从而判断拟申请商标获得注册的可能性。如果发现存在在先商标可能构成障碍，导致拟申请商标可能无法获得注册时，企业面临的选择可能有以下几种：
1
对拟申请商标的标识进行修改后再申请，但是，这种修改通常要与原标识具有比较大的差异，否则可能依然无法注册下来；
2
与在先注册商标权人交涉，希望获得商标并存或购买该在先商标，这种方案中，根据在先商标权人的主观性、该在先商标的使用情况等的不同，交涉难易程度存在很大的差别；
3
坚持想获得拟申请商标的注册，这种情况下，可以根据具体情形，综合采用可行的其他商标程序(比如撤三/无效宣告/异议+驳回复审)，使得在先商标无效或者被撤销，从而获得拟申请商标的注册，这种方案中，可能花费的时间相对比较长；
4
放弃拟申请商标，另行购买其他注册商标，这种方案属于比较节省时间的，需要注意拟购买的注册商标的效力稳定性，如果该注册商标最初是不正当抢注的，那么购买后也依然存在被无效的风险，另外，还得考虑该注册商标最近三年的使用情况，防止购买后被人提撤三而失效，因此，最好事先对拟购买商标的效力稳定性进行评估；
5
放弃对拟申请商标的申请注册，但是继续使用，这种情况下，企业的使用行为可能存在侵权风险，需要慎重对待。
6
另行申请新商标，对该新商标能否获得注册进行检索，评估获得注册的可能性；
二
当企业进行商标维权或者防御时，必不可少的一个环节就是调查对方当事人是否存在恶意行为，比如对方当事人是否存在大量囤积商标的行为，是否存在不正当抢注他人商标的行为，是否存在虚假宣传的行为等等，如果能调查到对方当事人存在恶意行为，那么无论在商标评审案件中，还是法院的商标授权确权及商标侵权诉讼中，对企业维权和防御都是很有利的，以下举例进行说明：
在我们代理的一个商标撤三行政诉讼案件中，当事人的注册商标被A提了撤三，但是当事人的使用证据却并不充分，我们进行调查后发现，A在提起该撤三的时候，同时申请了与当事人该注册商标相同的商标，不仅如此，A有很多关联公司，这些关联公司基本都属于注册资本金未实缴的皮包公司，这些关联公司共计申请了500多件商标，其中还有一部分属于抢注商标。在诉讼中，我们举证了A的恶意注册行为，虽然法院根据撤三案件的性质，未对A的恶意行为进行评述，但是，在实际审理中，法院其实会考量恶意行为，具体可能体现在对商标使用证据的采信会采取相对宽松的要求，在这个案件中，我们当事人的注册商标最终维持了注册。
另外，在我们代理的一个商标系列侵权诉讼案中，原告抢注了我们当事人的商标，然后要求以几百万的金额转让给我们当事人，未获得同意后，于2013年在全国多地提起商标侵权诉讼，根据当时的司法实践，当事人和我们的预期结果是败诉，但尽量争取赔偿金额少些。我们在这几个诉讼中，均提交了原告抢注并企图通过高额转让以获得不正当利益的证据，但是一审判决均认定构成侵权，2015年，东莞中院在二审中突破以往判决，率先改判我们当事人不构成侵权，几乎同时，最高院也出了关于抢注后恶意维权不应得到支持的相关判决，至此之后，我们当事人的其他几个二审判决都获得了胜诉。由此可见，对于恶意注册人，并非获得商标注册后，就一定可以获得损害赔偿，反过来，对于正当使用人来说，充分挖掘并利用对方的恶意行为，也有成功防御的可能性。
还有一点，恶意与判决的赔偿金额也存在一定的关系。比如，在我们代理的一件商标侵权案件中，我们代理原告方要求被告赔偿100万元，但是，我们的证据虽然能证明被告产品的生产销售总量，却无法证明被告的这些产品均为侵权产品，只能证明其中的几款型号的产品为侵权产品，被告据此对我们的赔偿金额提出异议，我们举证证明原告的商标具有很高的知名度，被告属于恶意侵权，最后一审法院全额支持了100万的赔偿请求，被告未提起上诉。
至于商标评审案件中，对于存在恶意行为的案件，商评委突破《区分表》认定商品构成类似的情况，也是比较常见的。我们代理的多个商标评审案件，都是跨类似群或者跨类别认定商品与商品或者商品与服务之间构成类似，从而有效打击了抢注行为。
通过上述案例及近年来爆出的几件天价商标赔偿案，可以看出，无论是行政机关还是司法机构，对于恶意行为的打击力度比较大。企业在经营活动中，应尽量正当注册并使用商标，避免侵权行为，以防止带来讼累及不必要的损失；同时，对于他人的商标侵权行为，也可以通过充分举证赢得法院的高额判赔，从而给侵权人以沉重打击。
✦
✦
注释文献
[1]跨境知道快讯：今年提交美国商标申请数量持续下降？https://www.sohu.com/a/498756056_120855538
[2]商標登録出願の動向及び昨今の商標行政についてhttps://japio.or.jp/00yearbook/files/2021book/21_1_06.pdf
作者简介
屠灵芬
北京办公室 合伙人
tulingfen@anlilaw.com
中国政法大学法律硕士。专业领域为知识产权、公司顾问、商事诉讼与仲裁。
擅长知识产权业务，尤其是商标、著作权、不正当竞争业务，知识储备深厚，实务经验丰富。曾为本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司、佳能株式会社、三井物产株式会社、INFOMART株式会社、三井物产METALS株式会社、株式会社京滨、TANITA株式会社、WARABEYA日洋株式会社、株式会社东芝、东芝DEJITAL SOLUSIONS株式会社、富士FILM株式会社、富士FILM HOLDINGS株式会社、福冈化学株式会社、福马株式会社、北京百望达商贸有限公司等上百家公司提供过专业的知识产权及法律服务。
相关阅读
免责声明
本微信文章仅为交流之目的，不代表安理律师事务所的法律意见或对法律的解读，任何仅仅依照本文的全部或部分内容而做出的作为或不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责，如果您需要法律意见或其他专家意见，应当向具有相关资格的专业人士寻求专业的法律帮助。